Les marques de commerce sont définies par la loi Lanham Act comme « tout mot, nom, symbole ou dispositif, ou toute combinaison de ceux-ci » qui est utilisé pour « identifier et distinguer » ses propres produits ou services de ceux d’autres sources. Bien que les couleurs ne soient pas incluses dans la définition légale des marques de commerce et qu’il leur soit traditionnellement interdit d’obtenir la protection d’une marque de commerce, depuis 1995, les couleurs singulières et les combinaisons de couleurs peuvent être déposées dans le cadre d’un produit, emballage ou service, si, comme toute autre marque, elles servent une source.
et ne servent pas uniquement à des fins décoratives ou utilitaires.

Voici des exemples de marques de couleur protégeables : les semelles rouges pour les chaussures à talons hauts des femmes, où le reste de la chaussure n’est pas aussi rouge (Louboutin) ; l’isolation en fibre de verre rose (Owens-Corning) ; les boutons rouges sur les appareils de cuisson (Wolf) ; le bleu clair pour les boîtes à bijoux (Tiffany) ; le brun pour les camions et uniformes de livraison (UPS) ; magenta pour les télécommunications (T-Mobile) et orange pour les ciseaux de manutention (Fiskars).

Les marques de couleur exigent la preuve d’une « signification secondaire ». Outre les critères énumérés ci-dessus, qui s’appliquent à toutes les marques de fabrique ou de commerce, une couleur ne peut être déposée pour un produit ou un service particulier que si, comme les marques « simplement descriptives » (qui ne sont pas « intrinsèquement distinctives » et ne peuvent donc pas bénéficier immédiatement de la protection de la marque), elle a une « signification secondaire ». En d’autres termes, une couleur peut faire l’objet d’une marque de commerce à l’égard d’un bien ou d’un service particulier si, au fil du temps, le public en est venu à associer cette couleur à une source particulière en raison de l’utilisation de la couleur appliquée à un bien ou service particulier.

La signification secondaire peut être difficile à établir.

Comme General Mills l’a appris récemment lorsqu’elle s’est vu refuser la protection de la marque de commerce pour la couleur jaune de ses boîtes de céréales Cheerios, qu’elle utilise depuis 1945, si certaines couleurs ou combinaisons de couleurs sont déjà largement utilisées pour un type particulier de produit ou de service, ou pour des éléments particuliers, il sera difficile pour une personne donnée d’établir une signification secondaire. Par contre, si les couleurs ne sont pas déjà largement utilisées dans un marché particulier pour un produit ou un service donné, ou si l’utilisation par le demandeur d’une couleur ou d’une combinaison de couleurs particulière est inhabituelle ou élaborée, comme une boîte de crème à raser verte et blanche rayée, il est plus probable que le sens secondaire puisse être indiqué.

En règle générale, le sens secondaire est mieux illustré par un volume élevé de publicité portant sur la marque de couleur, ainsi que par des enquêtes auprès des consommateurs reflétant le fait qu’un degré élevé de consommateurs pertinents associent cette couleur ou combinaison particulière (en relation avec un bien ou un service donné) au demandeur.

Une marque de couleur ne peut pas être fonctionnelle.

Comme toutes les marques, une marque de couleur ne peut obtenir la protection d’une marque de commerce si elle remplit une fonction utilitaire, peu importe à quel point l’utilisation de la couleur peut être distinctive ou la signification secondaire qu’elle peut avoir obtenue. La Cour suprême a dit qu’une marque est fonctionnelle, et donc non protégeable, si elle est soit essentielle au bien ou au service, soit affecte son coût ou sa qualité. Les tribunaux inférieurs ont affiné le critère pour se demander de façon plus générale si le fait de priver les concurrents de la possibilité d’utiliser cette caractéristique les désavantagerait sur le plan de la concurrence. Pour les marques de couleur en particulier, la protection de la marque peut être refusée si la couleur indique une caractéristique du produit ou du service, telle que sa taille, sa force ou sa capacité. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de marques de couleur qui se sont vu refuser la protection d’une marque de commerce en raison de leur fonctionnalité :

Le rince-bouche de couleur ambre, car la couleur indiquait la saveur ;
La bouteille noire pour boissons gazeuses, car la couleur empêche la lumière d’entrer ;
Les pièces de rechange automobiles à code couleur, car les couleurs facilitent l’installation ;
Les implants de hanche en céramique rose, car la couleur rose était un sous-produit naturel des composants des dispositifs (c.-à-d. qu’elle était essentielle au produit) ;
Le papier de verre violet, car la couleur signifiait la granulométrie de l’abrasif ;
Le filtre rouge à l’extrémité d’une lampe de poche, car il servait de voyant de sécurité et d’avertissement ;
Les cabines téléphoniques jaunes et oranges, car elles augmentent la visibilité des piétons et des automobilistes.

Comment définir une couleur.

Bien que certaines couleurs, comme le rouge chinois ou le bleu cobalt, puissent sembler suffisamment définies pour certains, les tribunaux semblent maintenant préférer l’utilisation de procédés plus scientifiques pour définir les nuances de couleur, comme le système Pantone Matching System, qui est une technique de correspondance d’encre composée de 1 114 couleurs. Le système Pantone Matching System peut être utilisé pour définir la nuance particulière d’une marque de couleur, ainsi que l’étendue de la protection autour de celle-ci, par exemple dix nuances de chaque côté de la couleur cible. Cela est utile non seulement aux tribunaux et aux avocats pour évaluer le risque de confusion (c.-à-d. le critère de la contrefaçon de marque de commerce), mais aussi aux fabricants et aux annonceurs pour assurer l’utilisation correcte et uniforme de la marque de couleur.

Devriez-vous brander une couleur ?

En règle générale, lorsqu’on demande la protection d’une marque, il vaut mieux ne pas revendiquer une couleur particulière comme faisant partie de la marque, à moins qu’elle ne soit essentielle ou qu’elle ne soit l’élément distinctif de la marque. Les marques de commerce qui ne sont pas limitées à une seule couleur offrent le plus large niveau de protection, puisque le propriétaire aura alors le droit d’utiliser (et d’empêcher les autres d’utiliser) la marque dans n’importe quelle couleur. En incluant la couleur comme élément d’une marque de commerce, le propriétaire limite en fait son droit d’utiliser la marque à cette couleur spécifique, ce qui rendra également plus difficile d’empêcher ses concurrents d’utiliser la marque dans d’autres couleurs.

D’autre part, pour certains produits et services, où la marque cible peut être complètement non distinctive sans l’utilisation d’une couleur particulière (p. ex. semelles de chaussures à talons hauts pour femmes), l’utilisation et le marquage d’une couleur particulière peuvent être très judicieux, car cela peut rendre un bien ou un service plus distinctif, augmenter l’image de marque et transformer le non protégé en produit protégé.

 

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